ТМ, в складі якої «Україна». Особливості реєстрації

Останнім часом більше виробників виявляють бажання підкреслити українське походження у маркуванні своєї продукції чи своїх послуг. Наслідком цього є підвищений інтерес до реєстрації торговельних марок з використанням назви нашої держави або міжнародного коду «ua». Отже, надалі пропоную ознайомитись з деякими особливостями реєстрації торговельних марок, до складу яких включено назву держава «Україна» або міжнародний код «UA».

Досвід інших країн

Спочатку буде доречним розглянути підхід щодо реєстрації таких позначень в інших країнах світу. Так, в переважній більшості країн до реєстрації позначень, які являють собою назву країни або до складу, яких включено таку назву встановлено особливий підхід. Наприклад, Закон США Про товарні знаки зазначає, що торговельна марка, яка під час використання відносно або у зв'язку з товарами заявника вказує на географічний зміст, тобто містить назву країни, не може бути зареєстрована. Законодавство США не передбачає можливості надання правової охорони знакам, які складаються з географічних назв, в тому числі з назв держав. Такі торговельні марки можуть бути визнані експертом як описові, оскільки вказують на географічний зміст.

Існує також підхід відмови від прав, коли заявник подає заяву, в якій відмовляється від прав на назву держави, яку включено до складу його торговельної марки. Таким чином торговельна марка буде зареєстрована, однак без надання правової охорони саме назві держави. Така процедура передбачена законодавством Ямайки.

Ліберальними є норми іспанського законодавства, в якому відсутні положення про заборону реєстрації в якості торговельних марок назви країн. Але слід зауважити, що під час реєстрації приділяється значна увага такому критерію, як набуття розрізняльної здатності позначенням.

Є країни, серед яких Грузія, Литва, Словенія та Україна, законодавство яких дозволяє реєстрацію назви держави у складі торговельної марки, проте, лише у випадку отримання дозволу від відповідного компетентного органу.

Таким компетентним органом в Україні є Комісія щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг (торговельної марки).

Відповідно до положень Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» заявник зобов'язаний звернутися із заявою до Комісії у випадку, якщо його торговельна марка містить назву «Україна», втому числі латиницею, або міжнародний літерний код держави. Слід зауважити, що подальший розгляд торговельної марки можливий лише у випадку отримання цього дозволу від Комісії, в протилежному випадку торговельній марці буде відмовлено у реєстрації.

Реєстрація ТМ у складі якого є «Україна» в Україні

Далі пропоную розглянути особливості реєстрації в Україні торговельних марок, до складу яких включено назву країни та проаналізувати критерії яким повинні відповідати такі торговельні марки:

Контент, з яким можна поєднувати в ТМ «Україна»:

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (надалі - Закон) визначає, що об'єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Це можуть бути, зокрема, слова, власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, тощо. Так, на перший погляд, в якості торговельної марки можна зареєструвати і слова, і зображення, навіть звуки. Проте, є норма Закону, згідно якої позначення, що реєструються як торговельні марки, не можуть суперечити публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Саме на критерій відповідності принципам моралі та публічного порядку слід звернути увагу під час створення та подальшої реєстрації торговельної марки. Заявникам слід враховувати в поєднанні з якими позначеннями можлива реєстрація торговельних марок, а з якими -- неприйнятна.

Так, бажано уникати включення до торговельних марок омонімів - слів, котрі пишуться однаково, але мають різне значення. Наприклад, недоречним буде подання на реєстрацію словосполучення «Україна -- на дні», адже слово «на дні» має значення «порядок денний», «сьогодення» та інше значення - «бути на дні прірви, річки» тощо. Також вкрай не бажано поєднувати в торговельній марці назву держави та зображення, які можуть неоднозначно сприйматись споживачами.

Необхідно враховуючи, той факт, що такі торговельні марки будуть перевірятися на критерій відповідності моралі та публічному порядку до публікації відомостей та в процесі розгляду їх на Комісії.

Стосовно особи заявника або майбутнього власника торговельної марки

Згідно ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» «заявник - особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в іншому встановленому законом порядку». В тій же статті наведено, що це може бути як юридична так і фізична особа. Однак, згідно положень «Правил погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг» (надалі -- Правила) у випадку подання на реєстрацію торговельної марки з назвою «Україна» заявником може бути або юридична особа або фізична особа - підприємець, обидві повинні бути зареєстровані відповідно до чинного законодавства України.

Це важливо враховувати заявникам перед поданням заявки на реєстрацію торговельної марки. Однак, на мою думку, вимога Правил не узгоджена з положенням Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Доречно зазначити, що на сьогодні найактивнішими, так би мовити, користувачами торговельних марок з використанням назви держави «Україна», є переважно громадські організації, громадські об'єднання та спілки, які може бути утворено без отримання статусу юридичної особи. Отже, згідно з положеннями Закону така категорія осіб не має можливості зареєструвати торговельні марки, що містять назву «Україна» та або містять міжнародний літерний код держави, оскільки не є юридичними особами.

Стосовно переліку товарів та послуг відносно, яких подана на реєстрацію торговельна марка

У цьому аспекті заявнику необхідно врахувати дві обставини. Перша це те, що характер товарів та послуг, які вказуються в заявці на реєстрацію торговельної марки, не повинен ставити під сумнів її відповідність нормам моралі та публічному порядку в процесі використання. Наприклад, якщо заявляються товари 16 класу МКТП (друкована продукція), то бажано вилучити з переліку такі товари як «гігієнічний папір» або серед послуг 45 класу МКТП недоречно вказувати ритуальні послуги. Якщо заявник залишить такі товари чи послуги, то це може й не призведе до відмови у наданні правової охорони, але буде підставою отримання запиту з рекомендацією відкоригувати перелік товарів і послуг.

Друга обставина, яку слід врахувати під час формування переліку товарів і послуг у заявці, це критерії яким повинні відповідати ці товари чи послуги. А саме, в подальшому на заявника ляже тягар доведення, що зазначені товари та послуги є унікальними, притаманними лише Україні, мають промислову, освітню, наукову, культурну чи художню цінність. Особливої спритності фантазії потребує доведення критерію унікальності заявлених товарів та/чи послуг.

На перший погляд, доведення відповідності товарів та послуг зазначеним вище критеріям вимагає використання торговельної марки щодо них вже на момент розгляду клопотання на Комісії. Однак, якщо детальніше розглянути норму положення Правил, можна дійти висновку, що вона зобов'язує заявника навести інформацію стосовно своєї діяльності відносно товарів або послуг щодо яких «передбачається» використання торговельної марки. Тобто, хоча звичайно для доведення відповідності вказаним критеріям заявник надає матеріали на підтвердження фактичного використання заявленої торговельної марки, проте це не є обов'язковим -- відомості можуть стосуватись товарів або послуг, стосовно яких фактично використовується інша торговельна марка заявника, а використання заявленої передбачається в майбутньому.

Стосовно особливостей діяльності заявника

1. Домінуюче положення на ринку

   Як вже згадувалось вище, є певні вимоги щодо особи заявника, зокрема, це повинна бути юридична або фізична особа -- підприємець, але це не всі вимоги.

   Особа, яка бажає зареєструвати торговельну марку, до складу якої включено «Україна» чи міжнародний код держави, повинна мати своєрідний бекграунд і зобов'язана довести, серед іншого, те, що вона займає домінуюче положення на ринку України щодо товарів та/або послуг, для яких передбачається використання торговельної марки; здійснює зовнішньоекономічну діяльність та в своїй групі товарів та/або послуг зовнішньоекономічної діяльності займає домінуюче положення; тривалість діяльності такої особи на ринку України або світовому ринку щодо таких товарів та/або послуг становить не менше 5 років.

   Таким чином заявник, перед поданням заявки на реєстрацію торговельної марки, повинен вже тривалий час здійснювати свою діяльність та довести домінуюче положення на ринку щодо товарів та/або послуг, відносно яких передбачається використання торговельної марки. При цьому треба врахувати, що доведення домінуючого положення не має в результаті бути таким, що кваліфікується як монопольне, яке згідно з Законом «Про захист економічної конкуренції» є порушенням добросовісної конкуренції і ст. 52 цього Закону передбачає накладання штрафу за дії учасників ринку, які призвели до суттєвого обмеження конкуренції або монополізації відповідного ринку.

2. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності

   Ще один аспект який варто врахувати заявникам, це положення про ведення зовнішньоекономічної діяльності в своїй групі товарів та/або послуг. На це варто звернути увагу заявникам - юридичними особам, метою діяльності яких не є отримання прибутку. В таких випадках заявнику буде достатньо важко довести ведення зовнішньоекономічної діяльності та присутність на ринку.

3. Тривалість ведення діяльності

   Також досить важливим критерієм, який застосовується до особи заявника, є те, що тривалість його діяльності на ринку України або світовому ринку щодо відповідних товарів та/або послуг повинна становити не менше 5 років. Цей критерій вказує на тривалу присутність суб'єкта господарювання на ринку України. Зазвичай на підтвердження цього подаються документи, що містять дату реєстрації заявника: юридичної особи або фізичної особи-підприємця.

   Як можна пересвідчитись з наведеного вище, процедура отримання згоди Комісії  на  внесення до торговельної марки позначення, що містить офіційну назву держави "Україна" або міжнародного коду держави може виявитись досить складною та тривалою, тож рекомендуємо заздалегідь звертатись до фахівців з права інтелектуальної власності.

Якщо ви бажаєте зареєструвати в Україні торгівельну марку, будь-ласка звертайтесь на нашого спеціаліста з захисту інтелектуальної власності Тетяни Жила t.zhyla@laudis.ua